商標(biāo)的核心功能在于區(qū)分商品或服務(wù)來源，幫助消費者認(rèn)牌選購。山東兩家同行企業(yè)的字號僅有一筆之差，其中一方被授權(quán)使用的商標(biāo)與另一方的注冊商標(biāo)也十分相似，前者獲得授權(quán)使用的商標(biāo)因與后者的注冊商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)被宣告無效，那么前者在商標(biāo)被宣告無效之前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)？

　　繼就臨沂星寧手套有限公司（下稱星寧公司）獲得授權(quán)使用的“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)提出無效宣告請求獲得支持后，山東星宇手套有限公司（下稱星宇公司）針對星寧公司發(fā)起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟日前也有了新進(jìn)展。

　　今年10月28日，山東省臨沂市費縣人民法院作出一審判決，認(rèn)定經(jīng)過星宇公司長期使用，其“星宇”系列商標(biāo)已具有較高知名度，星寧公司作為同省、同行業(yè)經(jīng)營者，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，判令其賠償星宇公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用開支共計4.5萬元。上述一審判決作出后，雙方均未提起上訴，目前該判決已生效。

　　是否侵權(quán)各執(zhí)一詞

　　1992年，在山東省濰坊市的四間民房里，星宇公司創(chuàng)始人用一臺縫紉機開啟了織夢之旅。30多年來，該公司將“為全球億萬勞動者保駕護(hù)航”作為企業(yè)使命，主導(dǎo)或參與制定了多項國家標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)定為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)，并獲批“中國安全防護(hù)手套生產(chǎn)研發(fā)基地”國家級平臺，日產(chǎn)各類浸膠手套550余萬雙、一次性丁腈手套年產(chǎn)能逾100億只，產(chǎn)品銷往全球120多個國家和地區(qū)。

　　中國商標(biāo)網(wǎng)顯示，2012年以來，星宇公司先后獲準(zhǔn)注冊了第8664568號“星宇XINGYU及圖”商標(biāo)、第12083874號圖形商標(biāo)、第12102352號“星宇XINGYU”商標(biāo)、第15148411號“星宇XINGYU及圖”商標(biāo)，均核定使用在第9類商品上，涵蓋防事故用手套、耐酸手套、工業(yè)用X光手套等商品。同時，該公司還持有核定使用在手套（服裝）等第25類商品上的第1737109號“星宇XINGYU”商標(biāo)，該商標(biāo)于2002年注冊公告，曾被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

　　在與星宇公司相隔300公里的臨沂市，星寧公司于2016年注冊成立。該公司經(jīng)臨沂市平邑縣眾誠勞保用品有限公司法定代表人常某某授權(quán)使用第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)，該商標(biāo)于2020年獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第9類的防事故用手套、耐酸手套、工業(yè)用防X光手套、防火手套等商品上。除了上述商標(biāo)外，常某某還在第25類的手套（服裝）、滑雪手套、連指手套等商品上，申請注冊了多件“星寧XINGNING”與“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)。

　　2021年11月，星宇公司針對常某某注冊的“星寧”系列商標(biāo)提出無效宣告請求。2022年9月，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出對相關(guān)商標(biāo)予以無效宣告的裁定。常某某不服相關(guān)裁定，隨后向法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，常某某的“星寧”系列商標(biāo)與星宇公司的“星宇”系列商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，于今年6月判決駁回了常某某的訴訟請求。目前，常某某注冊的“星寧”系列商標(biāo)均已被宣告無效。其中，今年10月27日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布第1909期公告，宣告第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)無效并予以公告。

　　在針對常某某注冊的“星寧”系列商標(biāo)提出無效宣告前，星宇公司于2021年8月在星寧公司經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)店鋪“星寧家具生活專營店”購買其生產(chǎn)、銷售的半浸PVC浸膠手套并進(jìn)行了公證。在北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出維持國家知識產(chǎn)權(quán)局對常某某的“星寧”系列商標(biāo)予以無效宣告的裁定后，星宇公司隨即以商標(biāo)侵權(quán)為由將星寧公司訴至法院，索賠經(jīng)濟損失與合理開支共計30萬元。

　　根據(jù)星宇公司提交的封存實物顯示，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝袋的左上角顯示有“星寧及圖”標(biāo)識，中部有“半浸PVC浸膠手套”內(nèi)容，下部印刷有星寧公司的企業(yè)名稱。包裝袋內(nèi)有藍(lán)色手套12雙，手套背面顯示有“星寧XINGNING及圖”標(biāo)識，手套掌面標(biāo)有漢語拼音“XINGNING”。

　　星寧公司辯稱，其生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品所使用商標(biāo)與星宇公司的“星宇”系列商標(biāo)存在顯著區(qū)別，而且其系經(jīng)過常某某授權(quán)進(jìn)行合法、善意、合理使用，在得知第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)被宣告無效后便沒有繼續(xù)使用，不能因為該商標(biāo)被宣告無效而使得此前原本合法的行為轉(zhuǎn)變?yōu)榍謾?quán)行為。同時，星寧公司表示，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷量有限且成本較大，銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)，其并沒有在銷售中獲益。

　　授權(quán)許可不能大意

　　在這起案件中，常某某授權(quán)給被告星寧公司使用的第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，星寧公司在上述商標(biāo)被宣告無效之前的商標(biāo)使用行為是否侵犯了星宇公司商標(biāo)專用權(quán)？星寧公司又是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任？

　　費縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，常某某的第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，該注冊商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在，星寧公司在該商標(biāo)被宣告無效前的使用行為缺乏正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。該商標(biāo)的顯著部分“星寧”與星宇公司“星宇”系列商標(biāo)的顯著部分在視覺效果、文字構(gòu)成方面相近，相關(guān)商品在生產(chǎn)部門、功能用途、銷售渠道、消費群體等方面相同、相近或具有較強關(guān)聯(lián)性，星寧公司使用該商標(biāo)的行為足以導(dǎo)致一般消費者產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，構(gòu)成對星宇公司“星宇”系列商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。

　　星寧公司辯稱其是基于對第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)的注冊證的合理信賴，從而將其用于所生產(chǎn)的商品，在使用時已經(jīng)盡到合理審慎義務(wù)。對此，費縣人民法院指出，在常某某申請注冊第38314138號“星寧XINGNING及圖”商標(biāo)前，星宇公司已經(jīng)在同一種或類似商品上注冊并長期使用“星宇”系列商標(biāo)并獲得較高知名度，星寧公司作為與星宇公司同省、同行業(yè)的經(jīng)營者，在理應(yīng)知曉上述事實的情況下，沒有盡到合理審慎義務(wù)，其所謂的信賴?yán)娌粦?yīng)給予保護(hù)。

　　關(guān)于該案的賠償金額，法院綜合考慮星宇公司“星宇”系列商標(biāo)的知名度，星寧公司的主觀過錯程度、經(jīng)營規(guī)模、銷售數(shù)量、侵權(quán)行為的嚴(yán)重程度，以及星宇公司因該案維權(quán)必然花費的合理費用等事實情況，酌情確定賠償數(shù)額為4.5萬元。

　　北京卓緯律師事務(wù)所合伙人、律師孫志峰在接受本報記者采訪時表示，該案提醒其他經(jīng)營主體，在簽訂商標(biāo)授權(quán)許可合同前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，分析注冊商標(biāo)的穩(wěn)定性與合規(guī)性，不僅要關(guān)注在先商標(biāo)的近似度、顯著性及是否存在被禁用的可能性等情形，還要關(guān)注商標(biāo)許可人是否存在不以使用為目的地囤積商標(biāo)、以轉(zhuǎn)讓商標(biāo)為業(yè)等非正常商標(biāo)申請注冊的情形。

　　孫志峰建議，經(jīng)營主體應(yīng)高度重視與商標(biāo)授權(quán)許可方簽訂的書面許可合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是不要忽略許可方的承諾保證義務(wù)及相應(yīng)違約責(zé)任，比如至少應(yīng)當(dāng)在許可合同里明確被許可的注冊商標(biāo)被宣告無效、撤銷等屬于合同目的無法實現(xiàn)的根本違約，被許可方享有解除權(quán)，且許可方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，這種違約責(zé)任應(yīng)當(dāng)明確賠償直接損失與間接損失的范圍，以及損失與違約金的計算方法等。

       文章來源： 中國知識產(chǎn)權(quán)報/中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)